在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，鱷魚(yú)頭向左還是向右，是大家區(qū)分品牌法國(guó)鱷魚(yú)和新加坡鱷魚(yú)常用辦法，圍繞鱷魚(yú)的商標(biāo)爭(zhēng)議也由來(lái)已久。日前，北京市高院作出終審判決認(rèn)定，兩個(gè)鱷魚(yú)商標(biāo)使用在同類(lèi)商品上，將會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，因此，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局需對(duì)此案重新作出裁定。
據(jù)了解，兩家同樣著力于服飾的公司在商標(biāo)權(quán)上的紛爭(zhēng)已經(jīng)持續(xù)20年之久：2010年，法院曾經(jīng)判決認(rèn)定兩家公司商標(biāo)不構(gòu)成相似，但要求注冊(cè)在后的新加坡鱷魚(yú)在商標(biāo)使用時(shí)采取“避讓”;2018年，拉科斯特股份有限公司(下稱(chēng)法國(guó)鱷魚(yú))認(rèn)為卡帝樂(lè)鱷魚(yú)私人有限公司(下稱(chēng)新加坡鱷魚(yú))于2012年在箱包類(lèi)商品注冊(cè)的商標(biāo)與自己的在先商標(biāo)構(gòu)成近似，申請(qǐng)要求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(現(xiàn)為國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)對(duì)該商標(biāo)宣告無(wú)效，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2018年11月裁定認(rèn)為，兩個(gè)鱷魚(yú)商標(biāo)不構(gòu)成近似，并對(duì)新加披鱷魚(yú)商標(biāo)予以維持。此后，法國(guó)鱷魚(yú)將國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局訴至法院。
兩個(gè)“鱷魚(yú)”商標(biāo)權(quán)糾紛持續(xù)20余年曾被認(rèn)定不構(gòu)成近似
兩家鱷魚(yú)公司的糾葛從海外開(kāi)始蔓延至國(guó)內(nèi)。法國(guó)鱷魚(yú)創(chuàng)辦于1933年，同年在法國(guó)注冊(cè)“鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)。1980年至1999年在第18和25類(lèi)商品上，法國(guó)鱷魚(yú)在中國(guó)注冊(cè)了“鱷魚(yú)圖形+LACOSTE”商標(biāo)。1994年，其在中國(guó)上海設(shè)立第一個(gè)專(zhuān)柜。新加坡鱷魚(yú)前身是陳賢進(jìn)于1943年在新加坡創(chuàng)辦的利生民公司，1983年更名為現(xiàn)名稱(chēng)。新加坡鱷魚(yú)于1949年申請(qǐng)并于1951年在新加坡獲準(zhǔn)注冊(cè)了“crocodile+鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)。1951至2003年，新加坡鱷魚(yú)先后在新加坡、中國(guó)香港、印度、沙撈越、沙巴(洲)、馬來(lái)西亞、日本、文萊、印度尼西亞、斯里蘭卡、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)、蒙古、尼泊爾、朝鮮、摩洛哥、沙特阿拉伯、斐濟(jì)等國(guó)家和地區(qū)在第25類(lèi)商品上注冊(cè)了鱷魚(yú)圖形商標(biāo)。1994年，新加坡鱷魚(yú)在中國(guó)上海開(kāi)設(shè)第一個(gè)專(zhuān)賣(mài)店，于1993年、1994年向中國(guó)內(nèi)地申請(qǐng)注冊(cè)了“CARTELO及鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)，使用商品分別為第25類(lèi)和第18類(lèi)。1969年，新加坡鱷魚(yú)曾在日本大阪提起民事訴訟，指控法國(guó)鱷魚(yú)的銷(xiāo)售商侵犯其商標(biāo)權(quán)。1973年雙方在大阪高等法院達(dá)成和解，新加坡鱷魚(yú)同意法國(guó)鱷魚(yú)在日本注冊(cè)“鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)。1983年6月17日，雙方簽訂和解協(xié)議。1995年，法國(guó)鱷魚(yú)發(fā)現(xiàn)新加坡鱷魚(yú)在中國(guó)建立了多家店面，其招牌上印有寫(xiě)實(shí)風(fēng)格的鱷魚(yú)圖形，銷(xiāo)售標(biāo)有“鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)的服裝產(chǎn)品。2000年5月11日，法國(guó)鱷魚(yú)以新加坡鱷魚(yú)侵犯其注冊(cè)商標(biāo)權(quán)為由提起訴訟。
北京市高級(jí)人民法院一審認(rèn)為，新加坡鱷魚(yú)行為不同于刻意仿冒名牌奢侈品的假冒行為，其在主觀上并無(wú)利用法國(guó)鱷魚(yú)的品牌聲譽(yù)，造成消費(fèi)者混淆、誤認(rèn)之故意;新加坡鱷魚(yú)的系列商標(biāo)標(biāo)識(shí)經(jīng)過(guò)在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)上大規(guī)模、長(zhǎng)時(shí)間使用后，客觀上也已經(jīng)建立起特定的商業(yè)聲譽(yù)。而且，新加坡鱷魚(yú)并非僅為“鱷魚(yú)圖形”，還標(biāo)有“CARTELO”及“CARTELO及圖”，作為一個(gè)整體，新加坡鱷魚(yú)能夠有效地與其他標(biāo)有鱷魚(yú)形象的商品相區(qū)別。鑒于此，二者之間已經(jīng)形成了顯著性的區(qū)別特征，無(wú)論在實(shí)際購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)還是在商品售出后使用中均不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)。法院遂判決駁回法國(guó)鱷魚(yú)的訴訟請(qǐng)求。最高人民法院于2010年12月29日二審判決，駁回上訴，維持原判。
該案此后入選2010年度中國(guó)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案件之一，最高法指出，侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)意義上的商標(biāo)近似應(yīng)當(dāng)是指混淆性近似，即足以造成市場(chǎng)混淆的近似。由于不同案件訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)涉及情況的復(fù)雜性，認(rèn)定商標(biāo)近似除通常要考慮其構(gòu)成要素的近似程度外，還需要根據(jù)案件的具體情況，綜合考慮被訴侵權(quán)人的主觀意圖、注冊(cè)商標(biāo)與訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)使用的歷史和現(xiàn)狀等其他相關(guān)因素，在此基礎(chǔ)上認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)是否構(gòu)成混淆性近似。
商標(biāo)官司再起改變標(biāo)識(shí)縮小差異法院認(rèn)定構(gòu)成近似
2018年，兩家鱷魚(yú)商標(biāo)權(quán)案風(fēng)云再起。法國(guó)鱷魚(yú)向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(當(dāng)時(shí)的商標(biāo)評(píng)審委員會(huì))提出，新加坡鱷魚(yú)于2012年申請(qǐng)?jiān)诘?8類(lèi)即箱包等商品上的商標(biāo)，與自己在先注冊(cè)的商標(biāo)構(gòu)成近似，要求對(duì)該商標(biāo)宣告無(wú)效。2018年11月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局裁定認(rèn)為，兩家鱷魚(yú)在整體外觀、構(gòu)圖方式等方面存在一定差異，且新加坡鱷魚(yú)圖形表現(xiàn)形式的商標(biāo)已經(jīng)長(zhǎng)期使用，并已在相關(guān)公眾中享有較高知名度，客觀上與法國(guó)鱷魚(yú)經(jīng)各自長(zhǎng)期使用已經(jīng)形成了各自的消費(fèi)群體及市場(chǎng)認(rèn)知，該種經(jīng)長(zhǎng)期使用而形成的市場(chǎng)劃分及穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序理應(yīng)得到尊重和保護(hù)，故兩家鱷魚(yú)商標(biāo)并存，一般不易引起相關(guān)消費(fèi)者對(duì)商品來(lái)源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，也未構(gòu)成近似商標(biāo)，因此裁定對(duì)新加坡鱷魚(yú)商標(biāo)予以維持。
法國(guó)鱷魚(yú)不服被訴裁定，將國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局訴至法院稱(chēng)：新加坡鱷魚(yú)在商標(biāo)的使用過(guò)程中淡化其與法國(guó)鱷魚(yú)標(biāo)識(shí)的區(qū)別，具有故意引起混淆的明顯惡意;新加坡鱷魚(yú)此前所主張的共存協(xié)議不包含中國(guó)大陸地區(qū)，兩家鱷魚(yú)商標(biāo)構(gòu)成近似，違反了商標(biāo)法的規(guī)定。因此訴請(qǐng)法院判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定。
日前，北京市高級(jí)人民法院公布了該案的終審判決。法院認(rèn)為，最高法在此前兩家鱷魚(yú)公司的商標(biāo)糾紛案件判決中曾經(jīng)有過(guò)如下兩部分表述：“……新加坡鱷魚(yú)在構(gòu)成要素上畢竟與法國(guó)鱷魚(yú)相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)具有一定程度的近似性，故新加坡鱷魚(yú)在使用相關(guān)標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)保持其與法國(guó)鱷魚(yú)注冊(cè)商標(biāo)有明顯區(qū)分的相關(guān)使用環(huán)境和狀態(tài)，盡可能避讓該公司的注冊(cè)商標(biāo)?！?/p>
最高法還提到：“根據(jù)在先生效行政裁判，在法國(guó)鱷魚(yú)已經(jīng)于1979年申請(qǐng)鱷魚(yú)圖形商標(biāo)的情況下，新加坡鱷魚(yú)于1993年申請(qǐng)了被異議商標(biāo)，新加坡鱷魚(yú)商標(biāo)得以注冊(cè)的原因在于，其商標(biāo)識(shí)主要要素是指定了顏色且在商標(biāo)整體中所占面積較大的‘CARTELO’文字。然而，新加坡鱷魚(yú)及其權(quán)利義務(wù)承受人在使用商標(biāo)的過(guò)程中，置”適用不包括中國(guó)大陸地區(qū)“的事實(shí)以及明確區(qū)分的相關(guān)使用環(huán)境和狀態(tài)的要求于不顧，在其T恤產(chǎn)品上突出使用單條鱷魚(yú)圖形商標(biāo);在其開(kāi)設(shè)于阿里巴巴平臺(tái)的店鋪中甚至使用了與法國(guó)鱷魚(yú)于1979年注冊(cè)的鱷魚(yú)圖形商標(biāo)形態(tài)一致、僅頭朝向不同的鱷魚(yú)圖形標(biāo)識(shí)……特別是，在其開(kāi)設(shè)于上海市松江區(qū)的專(zhuān)賣(mài)店中，還使用與法國(guó)國(guó)旗顏色排列方式一致的三色鱷魚(yú)平面模型，其在經(jīng)營(yíng)行為中使其標(biāo)識(shí)與法國(guó)鱷魚(yú)相混淆的主觀意圖明顯，容易造成消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)或者認(rèn)為存在特定聯(lián)系。”
結(jié)合最高法的裁判文書(shū)，一審法院認(rèn)為，本案中，從商標(biāo)的對(duì)比來(lái)看，僅僅依據(jù)鱷魚(yú)頭部朝向的差異，不能使公眾區(qū)分各自商品來(lái)源。從新加坡鱷魚(yú)的系列商標(biāo)的情況來(lái)看，相關(guān)在先生效判決已認(rèn)定法國(guó)鱷魚(yú)與新加坡鱷魚(yú)商標(biāo)在構(gòu)成要素上具有一定程度的近似性，并對(duì)新加坡鱷魚(yú)的相關(guān)商標(biāo)使用提出“避讓”要求。新加坡鱷魚(yú)提交的證據(jù)不足以證明，其在中國(guó)大陸地區(qū)使用不帶“CARTELO”文字的單獨(dú)鱷魚(yú)圖形商標(biāo)足以使相關(guān)公眾將兩個(gè)鱷魚(yú)商標(biāo)予以區(qū)分。
法院認(rèn)為，鑒于兩個(gè)鱷魚(yú)商標(biāo)使用的商品構(gòu)成類(lèi)似商品，故新加坡鱷魚(yú)與法國(guó)鱷魚(yú)構(gòu)成使用在類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)。若兩者共存于相類(lèi)似商品上，將會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾認(rèn)為新加坡鱷魚(yú)商標(biāo)與法國(guó)鱷魚(yú)商標(biāo)標(biāo)注的商品來(lái)源于同一主體，或商品的提供者之間存在某種關(guān)聯(lián)，從而產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。法院判決撤銷(xiāo)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的前身商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)做出的裁定，并由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定，日前，北京高院終審維持了一審判決。
近似商標(biāo)應(yīng)該如何認(rèn)定?該案中，為什么兩個(gè)鱷魚(yú)商標(biāo)之前不構(gòu)成近似，如今法院判決又認(rèn)定構(gòu)成近似?北京中聞律師事務(wù)所律師、北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家趙虎表示，2014年商標(biāo)法第三十條規(guī)定，申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類(lèi)似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告。
法院此前所做的判決已經(jīng)提出，要求新加坡鱷魚(yú)規(guī)范使用商標(biāo)，但實(shí)際使用商標(biāo)的過(guò)程中，當(dāng)事人沒(méi)有嚴(yán)格按照注冊(cè)的商標(biāo)樣子使用，而是變化了標(biāo)識(shí)的樣子，并且變化后會(huì)讓人會(huì)產(chǎn)生混淆，因此相關(guān)判決對(duì)后續(xù)有參考的作用和意義。
對(duì)于商標(biāo)近似的判斷，趙虎律師表示這一直是業(yè)界的一個(gè)難題，只能根據(jù)個(gè)案分析，雖然現(xiàn)行法律對(duì)“近似”的判斷標(biāo)準(zhǔn)也規(guī)定了許多規(guī)則，但在案件審理過(guò)程中，還是會(huì)在一部分取決于法官的自由裁量權(quán)。
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道(見(jiàn)習(xí)記者 王巍)